이 사건은 온라인몰 시계판매업체의 실질적 대표자인 피고인이, 상표권자인 甲 주식회사가 乙 주식회사에 상표 사용 권한을 부여한 시계를 위 약정에 위반하여 판매한 사건입니다. 피고인은 甲 회사와 합의된 매장에서만 판매할 수 있는 조건으로 통상사용권을 부여받은 시계를, 甲 회사와 합의되지 않은 온라인몰이나 오픈마켓 등에서 판매하면서 상표권을 침해한 것으로 기소되었습니다.
법원은 피고인이 판매한 시계는 甲 회사의 허락을 받아 乙 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 진정상품이므로, 판매장소 제한 약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 또한, 상표권사용계약상 乙 회사에 시계 상품에 대한 제조·판매 권한이 부여되어 있고, 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지되지도 않았다는 점도 고려했습니다.
피고인은 일관하여 상표권 침해 사실을 부인하면서 판매장소 제한 약정을 알지 못하였다는 취지로 주장했습니다. 또한, 공소외 2 회사 또는 피해자 회사가 사전에 피고인에게 판매장소 제한 약정을 알려주었다는 증거가 없다고 주장했습니다. 피고인은 공소외 2 회사가 2015. 1. 5. ‘○○○○○ 손목시계 정품 확인서’ 및 2016. 3. 2. ‘○○○○○ 손목시계 생산 확인서’를 피고인에게 작성해 주었는데, 여기에는 "피고인에게 납품한 제품은, 공소외 2 회사가 정식 라이선스를 받아 제조한 정품으로서 정식유통이 가능하고, 위조상품 및 상표위반 상품인 경우 손해배상을 하겠다."라는 내용이 기재되어 있다고 주장했습니다.
결정적인 증거로는 공소외 2 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다는 점입니다. 또한, 피해자 회사는 상표권사용계약에 따라 공소외 2 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 공소외 2 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있다는 점도 중요한 증거로 작용했습니다.
이 사건에서 법원은 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 없다고 판단했습니다. 따라서, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 피해자 회사 상표의 명성이나 그동안 피해자 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보지도 않았습니다. 따라서, similar situation에 처하면, 상표권 침해죄로 처벌받을 가능성은 낮습니다.
사람들이 흔히 오해하는 점은, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보는 것입니다. 하지만 법원은 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기 어려운 반면, 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정된다고 판단했습니다.
이 사건에서는 피고인이 상표권 침해죄로 처벌받지 않았습니다. 법원은 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 없다고 판단했기 때문입니다. 따라서, 피고인에게 상표권 침해죄의 죄책을 묻기 위해서는 피해자 회사와 공소외 2 회사 사이의 계약조건에 위반되어 상품이 공급된 것을 피고인이 인식하였어야 했습니다. 하지만 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 이를 인식하였음이 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 증명되었다고 볼 수 없다고 판단했습니다.
이 판례는 상표권 소진 이론에 대한 법리의 명확화를 가져왔습니다. 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기 어려운 경우, 상표권의 소진이 인정될 수 있다는 점을 명확히 했습니다. 이는 상표권자와의 계약 조건을 준수하지 않은 경우에도, 상표권의 소진이 인정될 수 있다는 점을 사회에 알린 것입니다.
앞으로 비슷한 사건이 생기면, 법원은 상표권 소진 이론을 적용하여 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부를 판단할 것입니다. 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위가 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단될 경우, 상표권 소진이 인정될 가능성이 높습니다. 따라서, 상표권자와의 계약 조건을 준수하지 않은 경우에도, 상표권의 소진이 인정될 수 있다는 점을 기억해야 합니다.