화이자 인코포레이티드는 신경보호 효과가 뛰어나고 경구투여 시 10배나 효과적인 새로운 화합물을 개발했습니다. 이 화합물은 특정 구조(3R*4S*3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4, 7-디올)를 가지고 있었습니다. 하지만, 이 화합물과 유사한 구조를 가진 기존 발명(인용발명)이 이미 existed했습니다. 문제는 이 기존 발명에서 화합물의 구조를 매우 광범위하게 정의하고 있어, 화이자의 새로운 화합물도 그 범위에 포함될 수 있다는 점이었습니다. 화이자 측은 "우리의 화합물은 기존 발명에 구체적으로 개시되어 있지 않으며, 기존 화합물과 비교해 10배나 우수한 효과가 있다"고 주장했지만, 특허청은 "기존 발명에서 예측 가능하며, 명세서에 효과 데이터가 부족하다"고 거부했습니다.
대법원은 특허청의 판단에 이의를 제기하며, 다음과 같은 이유로 화이자의 특허를 인정했습니다. 1. **구체적인 개시 여부**: 기존 발명(인용발명)은 화합물의 구조를 매우 광범위하게 정의했지만, 화이자의 화합물(3R*4S*3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4, 7-디올)은 그 중에서도 특정 구조를 가진 것이었습니다. 인용발명은 "치환기 Z1이 H인 화합물"을 우선시했으며, 화이자의 화합물(Z1이 F)은 명시적으로 개시되어 있지 않았습니다. 2. **현저한 효과**: 화이자의 화합물은 기존 화합물과 비교해 경구투여 시 10배나 우수한 효과를 보였습니다. 이는 명세서에 명확히 기재되었으며, 실험 데이터(갑 제6호증)로 뒷받침되었습니다. 법원은 "선택발명의 경우, 명세서에 효과가 명확히 기재되어 있으면 구체적인 비교실험 데이터까지 기재할 필요는 없다"고 판단했습니다. 3. **예측 가능성**: 기존 발명에서 화이자의 화합물을 예측할 수 있었는지 여부를 고려했습니다. 하지만 인용발명은 "Z1이 H인 화합물"을 우선시했으며, Z1이 F인 화합물의 우수한 효과는 예측 불가능했습니다.
특허청장은 다음과 같은 주장을 했습니다. 1. **예측 가능성 주장**: 인용발명에서 화합물의 구조를 광범위하게 정의하고 있어, 화이자의 화합물도 그 범위에 포함된다고 주장했습니다. 또한, 화합물에 부제탄소가 존재하면 이성질체가 발생한다는 것은 당 분야에서 주지된 사실이라고 주장했습니다. 2. **효과 데이터 부족**: 화이자의 명세서에는 기존 발명과 비교한 효과 데이터가 부족하다고 주장했습니다. 특히, 화이자의 화합물과 인용발명의 여러 화합물 중 1종에 대한 비교 실험만 제시되었다고 주장했습니다. 3. **투여량 동일성**: 양 발명의 투여량이 "0.02∼10㎎/㎏/일"로 동일하다고 주장하며, 활성에 현저한 차이가 없다고 주장했습니다.
화이자 측이 제출한 갑 제6호증이 결정적인 증거로 작용했습니다. - 이 증거는 화이자의 화합물(실시례 1 화합물)과 인용발명의 화합물(실시례 3 화합물)의 경구투여 시 활성을 비교한 데이터였습니다. - 실험 결과, 화이자의 화합물이 인용발명의 화합물보다 10배나 우수한 효과를 보였습니다. - 특히, 두 화합물의 구조는 치환기 Z1(화이자: F, 인용발명: H)만 다르다는 점이 중요했습니다. 이는 구조적 차이에서 우수한 효과가 기인한다는 것을 보여주었습니다.
이 사건은 특허 출원 시 **선택발명의 진보성 판단 기준**과 관련이 있습니다. 일반인이 직면할 수 있는 유사한 상황은 다음과 같습니다. 1. **기존 기술의 개선**: 기존 기술의 일부를 개선해 더 우수한 성능을 가진 기술을 개발한 경우, 그 기술이 기존 기술의 범위에 포함되지 않는지 확인해야 합니다. 2. **명세서의 완전성**: 기술의 우수성을 증명할 수 있는 데이터를 명세서에 기재하거나, 출원 후에 제출할 수 있도록 준비해야 합니다. 3. **예측 가능성**: 기존 기술에서 새로운 기술을 예측할 수 있는지 여부를 고려해야 합니다. 만약 예측 가능하면, 진보성이 인정되지 않을 수 있습니다.
이 사건과 관련된 흔한 오해는 다음과 같습니다. 1. **"기존 기술과 다르면 특허를 받을 수 있다"**: 기술이 기존 기술과 다르다고 해도, 기존 기술의 범위에 포함되거나 예측 가능하면 특허를 받을 수 없습니다. 2. **"실험 데이터가 반드시 명세서에 기재되어야 한다"**: 선택발명의 경우, 효과가 명세서에 명확히 기재되어 있으면 비교실험 데이터까지 기재할 필요는 없습니다. 3. **"투여량이 동일하면 효과도 동일하다"**: 투여량이 동일하다고 해도, 실제 효과는 다를 수 있습니다. 실험 데이터를 통해 효과를 증명해야 합니다.
이 사건에서는 처벌 수위보다는 **특허 심결의 취소**가 주요 결과였습니다. - 특허청의 심결이 취소되며, 화이자의 특허 출원이 인정되었습니다. - 즉, 화이자는 이 화합물에 대한 특허를 받을 수 있게 되었습니다.
이 판례는 다음과 같은 사회적 영향을 미쳤습니다. 1. **선택발명에 대한 명확한 기준 수립**: 선택발명의 진보성을 판단하는 기준이 명확해졌습니다. 기존 기술의 범위와 예측 가능성을 고려해야 하며, 효과 데이터를 명세서에 기재하거나 출원 후에 제출할 수 있습니다. 2. **기술 개발의 활성화**: 우수한 기술을 개발한 기업이 특허를 받을 수 있는 가능성이 높아졌습니다. 이는 기술 혁신의 동기를 부여합니다. 3. **특허 심사 프로세스의 개선**: 특허청의 심사 기준이 명확해지며, 공정한 심사가 가능해졌습니다.
앞으로 유사한 사건이 발생할 경우, 다음과 같은 점이 고려될 것입니다. 1. **기존 기술과의 비교**: 신규 기술이 기존 기술의 범위에 포함되는지, 예측 가능한지 여부를 철저히 검토할 것입니다. 2. **효과 데이터의 중요성**: 기술의 우수성을 증명할 수 있는 데이터가 명세서에 기재되거나, 출원 후에 제출될 수 있도록 준비해야 합니다. 3. **구체적인 구조의 중요성**: 선택발명의 경우, 구체적인 구조를 명확히 정의해야 합니다. 이는 특허 청구범위의 명확성을 높이는 데 도움이 됩니다. 4. **실험 조건의 일관성**: 비교 실험을 수행할 때는 실험 조건을 일관되게 유지해야 합니다. 이는 실험 결과의 신뢰성을 높이는 데 중요합니다.