A씨는 방충장 개폐장치라는 발명품을 등록해 두었다. 이 발명품은 상하부살통과 견인끈, 압지관 등으로 구성된 독특한 구조였다. A씨는 다른 발명가 B씨가 등록한 유사한 발명품이 자신의 권리범위를 침해한다고 주장하며, "내 발명품의 권리범위에 속한다"는 적극적 권리범위확인심판을 청구했다. B씨는 반론을 제기했다. "내가 등록한 발명품은 A씨의 것과 다르며, 오히려 A씨가 먼저 등록한 내 발명품이 문제다"는 주장이었다. 특허심판원은 A씨의 청구를 기각했는데, 그 이유는 매우 흥미로웠다.
법원은 A씨의 청구를 "소각하"기로 결정했다. 이유는 간단했다. A씨는 이미 B씨의 발명품이 등록된 상태에서 적극적 권리범위확인을 청구했는데, 이는 "권리범위확인의 이익이 없다"고 본 것이다. 법원의 설명은 다음과 같다: "실용신안권의 권리범위확인은 등록된 실용신안을 중심으로, 비등록 실용신안이 등록된 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 것이다. 만약 등록된 두 발명품의 내용이 유사하면, 선등록권자는 후등록권자에게 실용신안 등록 무효를 청구할 수 있다. 그러나 적극적 권리범위확인을 청구하는 것은 부적법하다."
B씨는 두 가지 주장을 했다. 1. "(가)호 고안은 이미 H자로 등록된 내 발명품이므로, A씨의 청구는 등록된 권리를 상대로 한 적극적 권리범위확인청구로 부적법하다." 2. "A씨의 발명품과 내 발명품은 구성 및 작용효과가 상이해 별개의 고안이다."
법원은 A씨와 B씨의 발명품을 비교했다. A씨의 발명품은 압지관(6)과 걸편(1a)의 상호작용을 통해 방충장을 접는 구조였다. B씨의 발명품은 록킹케이스(8)와 언록커(11)의 상호작용을 통해 언록킹을 하는 구조였다. 법원은 "A씨의 압지관과 B씨의 언록커는 동일한 기술 범주에 속한다"고 판단했다. 즉, 두 발명품은 핵심적인 구성부분이 동일하다고 본 것이다. 따라서 A씨의 청구는 B씨의 발명품이 자신의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이었으므로, 적극적 권리범위확인의 이익이 없다고 판단했다.
만약 당신이 선등록 실용신안권자라면, 후등록 실용신안권자에게 적극적 권리범위확인을 청구할 수 없다. 대신, 후등록 실용신안의 등록 무효를 청구할 수 있다. 즉, "내 발명품이 먼저 등록되었으므로, 후등록 발명품은 무효다"는 주장만 할 수 있다.
많은 사람들이 "내 발명품이 먼저 등록되었으므로, 유사한 발명품은 모두 내 권리범위 안에 있다"고 생각하지만, 이는 오해다. 법원은 "등록된 두 발명품이 유사할 경우, 선등록권자는 후등록권자에게 등록 무효를 청구할 수 있다"고 규정한다. 그러나 적극적 권리범위확인은 허용하지 않는다.
이 사건에서는 A씨의 청구가 기각되었다. 즉, A씨는 B씨의 발명품이 자신의 권리범위에 속한다"고 확인받지 못했다. 대신, B씨의 발명품이 A씨의 권리범위를 침해하지 않는다"는 결과가 나왔다.
이 판례는 발명가들에게 중요한 교훈을 주었다. "유사한 발명품이 등록된 경우, 적극적 권리범위확인을 청구하지 말고, 등록 무효를 청구하라"는 것이다. 또한, 발명품의 핵심적인 구성부분이 동일하면, 등록 순서에 따라 권리범위가 결정될 수 있다는 점도 강조했다.
앞으로 유사한 사건이 발생하면, 법원은 등록 순서와 발명품의 핵심 구성부분을 비교할 것이다. 만약 선등록 발명품이 후등록 발명품의 핵심 구성부분을 포함한다면, 후등록 발명품은 등록 무효가 될 수 있다. 그러나 적극적 권리범위확인은 허용되지 않을 것이다.