이 사건은 브리티쉬 테크놀로지 그룹이 개발한 "경계층 제어용 다층 전자기 타일"이라는 기술이 특허로 등록되려다 실패한 사연이에요. 이 기술은 비행기 날개나 자동차 body 등에 적용할 수 있는 전자기 기술로, 공기 흐름을 제어해 마찰 저항을 줄이는 혁신적인 발명품이었죠. 하지만 특허청은 이 기술이 이미 공개된 미국 특허 3,360,220호 발명(인용발명)과 비교해 "당업자(관련 분야 전문가)가 용이하게 발명할 수 있는 수준"이라고 판단해 특허를 거부했어요. 즉, "진보성이 없다"고 본 거예요. 특허심판원에서도 44개 청구항 중 41~44항은 진보성이 없다고 판단해 전체 출원을 기각했죠. 문제는 이 판단이 원초적 거절사정(최초 심사)과 다른 새로운 거절이유를 제시한 거였는데, 출원인에게 이를 사전에 통지하지 않았다는 점이에요.
법원은 "심판절차에서 새로운 거절이유를 제시할 때는 반드시 출원인에게 통지해야 한다"는 특허법 제170조의 규정을 인용해, 이 사건 심결의 판단이 원초적 거절사정과 본질적으로 다르지 않다고 판결했어요. 구체적으로 말하면, 원초적 거절사정에서도 "출원 전체가 진보성이 없다"고 판단했는데, 심판에서도 "일부 항(41~44항)이 진보성이 없다"고 한 건 결국 같은 결론이었습니다. 즉, 새로운 인용문헌을 제시한 게 아니라 기존 인용발명에 대한 해석을 재확인한 것에 불과했죠. 따라서 법원은 "출원인에게 추가적인 의견 제출 기회가 필요하지 않았다"고 판단해 원고의 청구를 기각했어요.
피고인(특허청장)은 3가지 핵심 주장을 했어요. 1. **절차적 정당성 주장**: "심판에서 새로운 거절이유를 제시한 게 아니므로 통지 의무가 없다." - 즉, "원초적 거절사정과 본질적으로 같은 근거로 판단했다"고 주장했죠. 2. **실질적 정당성 주장**: "출원 전체가 진보성이 없으므로 일부 항만 진보성이 있다고 할 수 없다." - 특허법은 "하나의 항이라도 거절사유가 있으면 전체 출원을 기각할 수 있다"고 규정하고 있죠. 3. **출원 취하 무효 주장**: "출원인에게 일부 취하권이 없으므로, 41~44항의 출원 취하서가 무효하다." - 특허법은 "출원의 전체 취하"는 인정하지만 "일부 취하"는 명시하지 않다고 주장했어요.
가장 중요한 증거는 "인용발명(미국 특허 3,360,220호)과의 비교 분석"이었어요. 법원은 이 인용발명과 출원발명의 41~44항을 비교해 다음과 같은 결론을 내렸죠: - **기술적 유사성**: 인용발명의 기술과 출원발명의 41~44항은 핵심적인 원리에서 차이가 없음. - **당업자의 용이성**: 관련 분야 전문가가 인용발명을 참고해 출원발명의 41~44항을 쉽게 도출할 수 있음. - **진보성 부재**: 출원발명의 41~44항이 인용발명에 비해 기술적 진보가 명확히 인정되지 않음.
이 사건은 특허 출원인에게 "진보성이 없는 발명"에 대한 처벌이 아니라 "특허 등록 거부"에 대한 분쟁이었기 때문에, 일반적으로 개인에게 형사 처벌이 내려진 사례는 아니에요. 하지만 만약 특허 출원 시 **기술적 진보성 없는 발명을 고의로 과장해 등록을 시도했다면**, 특허법 제124조에 따라 "3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금"에 처해질 수 있어요. 예를 들어, "기존 기술과 완전히 다른 혁신적인 발명"이라고 허위 기재해 출원했다가 발각되면 처벌 대상이 될 수 있죠.
이 사건에서 가장 흔한 오해는 다음과 같아요: 1. **"일부 항만 진보성이 없다면, 나머지 항은 무조건 특허 등록된다"** - 실제로는 "하나의 항이라도 거절사유가 있으면 전체 출원이 기각된다"는 원칙이 적용되죠. 2. **"심판에서 새로운 거절이유를 제시하면 반드시 출원인에게 통지해야 한다"** - 사실, "기존 거절이유와 본질적으로 동일한 경우"는 통지 의무가 없어요. 3. **"출원인에게 일부 취하권이 있다"** - 특허법은 "출원의 전체 취하"만 인정하고, "일부 취하"는 명시하지 않아요.
이 사건은 처벌이 아닌 "특허 등록 거부"에 대한 분쟁이었기 때문에, 금전적 또는 형사적 처벌은 없나요. 다만, 출원인은 다음과 같은 경제적 손실을 입었을 거예요: 1. **특허 출원 비용**: 약 1,000만 원 ~ 3,000만 원(심사비, 변호사 비용 등) 2. **기술 개발 비용**: 특허 출원 전후로 들인 연구 개발비 3. **시장 진출 지연**: 특허 등록이 지연되거나 거부되면 경쟁사 대비 불리한 위치에 놓이게 되죠.
이 판례는 다음과 같은 사회적 영향을 미쳤어요: 1. **특허심사 기준의 명확화**: "진보성의 판단 기준"이 더욱 엄격해졌어요. - 특히 "인용발명과 비교해 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 수준"인지에 대한 검증이 강화됐죠. 2. **출원인들의 전략 변화**: 이제 출원인들은 "일부 항만 진보성이 있다"고 주장하는 대신, 전체 청구항의 진보성을 입증하는 데 더 많은 노력을 기울이게 되었어요. 3. **특허 분쟁 감소**: 무리한 특허 출원을 줄이면서, 불필요한 분쟁을 예방하는 효과가 있죠.
앞으로도 특허 출원 시 다음과 같은 사항이 주목받을 거예요: 1. **기술적 진보성의 엄격한 검증**: 심사관은 출원발명과 인용발명을 비교해 "당업자가 용이하게 발명할 수 있는가?"를 더 철저히 판단할 거예요. 2. **출원 전략의 변화**: 출원인들은 "다항제 청구"(여러 항을 동시에 출원하는 방식)에서 "단일 항 청구"로 전환할 가능성도 있어요. - 즉, "하나의 항에 집중해 진보성을 강조"하는 전략으로 바뀌겠죠. 3. **심판절차의 투명성 강화**: 심판관은 새로운 거절이유를 제시할 때, 출원인에게 반드시 사전 통지를 해야 할 거예요. - 다만, "기존 거절이유와 본질적으로 동일한 경우"는 예외로 하겠죠. 4. **출원 취하에 대한 명확한 규정**: 특허법 개정 시 "출원의 일부 취하"를 명시적으로 규정할 가능성이 높아요. - 현재는 "전체 취하"만 허용되기 때문에, 출원인들은 보정 절차를 통해 일부 항을 삭제하는 방법을 선택할 거예요.